行政诉讼,请求撤销被诉决定。
王贺、姚鹏在一审庭审过程中认为,根据原权利要求2的区别技术特征,其实际解决的技术问题为排气通气和识别最低载荷,由于电极不需要防潮防氧化,故涉案专利不需要解决防潮防氧化的技术问题。
一审法院认为,涉案专利涉及的压力传感装置与证据2中的薄膜开关均通过压力作用,使电极之间建立电接触,从而产生电信号。证据5明确记载,膜开关的箔型开关可作为传感器安装于汽车座位上。王贺、姚鹏在无效行政程序的意见陈述中,亦主张涉案专利为薄膜开关的一种。因此,证据2与涉案专利属于相同的技术领域,被诉决定将证据2作为最接近的现有技术来评价涉案专利的创造性,并无不妥。
在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。但是,排气通道确实能够提供压力平衡,并使得开关内的压力总是与周围空气的压力相同,从而允许开关以正常方式操作。证据2中的排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部,从而防止外部受污染的空气进入内部空间,二者之间并不存在矛盾。被诉决定认定证据2中图2的空间14中的空气能够被排至开关外部,以及当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,外部受污染的空气不会进入空间14,并无不当。
涉案专利原权利要求2明确限定中间层通孔为中间层上相应于印刷电路的区域设置的部分,此外,中间层上还开有中间层通道,塑料薄膜层上开有塑料薄膜层通孔。而证据2中的银导体22、26及导电点30、32区域的部分对应于涉案专利的印刷电路,柔性基板和柔性薄膜对应于涉案专利的薄膜层。因此,证据2空间14中相应于银导体22、26及导电点30、32区域的部分,即对应于涉案专利的中间层通孔,空间14的其余部分对应于中间层通道,基板上的通道46对应于涉案专利的塑料薄膜层通孔。一审法院认为,被诉决定对证据2公开的技术内容的认定并无不当,且王贺、姚鹏未对区别技术特征的认定提出明确异议,故对被诉决定认定的区别技术特征予以确认。
一审法院认为,关于发明实际解决的技术问题,应当基于区别技术特征所能达到的技术效果确定,且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。涉案专利说明书中仅记载了通过不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层的接触程度,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测。涉案专利说明书中并未记载通过塑料薄膜通孔识别最低载荷,并对传感器进行检测。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,亦无法获知该技术效果。因此,王贺、姚鹏主张的"识别最低载荷"不属于涉案专利实际解决的技术问题。
虽然区别技术特征3、3'的塑料薄膜通孔的技术效果并未在涉案专利说明书中予以记载,但是本领域技术人员可知,在压力传感装置上设置通孔能够实现通气、排气的技术效果,且该技术效果在证据2中亦可实现。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,可以认定相对于证据2,区别技术特征3、3'实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。
关于区别技术特征3。证据2的图2中设置了狭小和错综复杂的排气通道,在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在涉案专利不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员容易想到使用在薄膜上设置排气通道的方式,来实现压力平衡。
对于区别技术特征3'。在证据2图3公开的技术方案中,由于连接通道对外密封,故采用了在基板上开孔的方式以实现压力平衡。在第一基板和第二基板之间形成的空腔44为累积器,其作用是在适应开关操作期间空气压力变化的情况下,提供防潮的功能。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,直接实现传感器内外部的压力平衡。此外,区别技术特征3、3'未给涉案专利原权利要求2带来预料不到的技术效果。
对于区别技术特征1、2、4。在证据5已公开箔型开关可用于薄膜开关及压敏开关,并可用作安装在汽车座位上的传感器的基础上,本领域技术人员容易想到将证据2公开的薄膜开关用于汽车座椅座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器。至于薄膜层采用塑料薄膜材质,则是本领域的常规选择之一,而本领域技术人员根据实际应用场合,无需付出创造性劳动就能够想到在传感器外部设置纺织物保护材料,且上述限定均不会产生任何预料不到的技术效果。
因此,对于王贺、姚鹏关于涉案专利原权利要求2具有创造性的主张,一审法院不予支持。由于王贺、姚鹏对于原权利要求3-7的创造性未提出明确异议,故一审法院亦认定权利要求3-7亦不具有创造性。
一审法院据此判决:驳回王贺、姚鹏的诉讼请求。一审案件受理费100元,由王贺、姚鹏负担。
王贺、姚鹏不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定。
二审法院对一审法院查明的事实予以确认。
二审法院另查明,涉案专利说明书"发明内容"记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件。在传感单元区域,上下层塑料薄膜在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时所产生的接触电阻值将因而改变"。"传感器的各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷"。在"具体实施方式"部分记载:"在传感单元区域,双层塑料薄膜层6、8在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时产生的接触电阻值将因而改变""压力传感器具有多个传感单元,各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷。"
二审法院认为,本案争议焦点为原权利要求2是否具备创造性,核心问题在于专利复审委员会未确认涉案专利实际解决的技术问题,迳行进入认定创造性的"三步法"的第三步,是否导致创造性认定错误。
专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。《专利审查指南》第二部第四章3.2.1.1规定,判断要求保护的发明对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(一)确定最接近的现有技术。(二)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题(以下简称"第二步")。(三)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在上述"第二步"中,应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
本案中,专利复审委员会在确定涉案专利与最接近对比文件存在区别技术特征3和3'后,没有确定涉案专利实际解决的技术问题,迳行对是否"显而易见"进行判断。一审法院在审查被诉决定时,在认定存在区别技术特征3、3'的基础上,认为涉案专利实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。对此,二审法院不予认同。理由如下:
二审法院认为,判断创造性时采用的"三步法"基本源于欧洲专利局的"问题-解决"方法,其精髓在于:重塑发明过程,即以最接近现有技术为基础,立足本领域普通技术人员的认知,分析最接近现有技术中存在的缺陷,并据此提出发明要解决的技术问题,再进一步判断现有技术整体上是否给出了采用与发明一样的手段解决该技术问题的技术启示。虽然对个别案件而言,存在忽视"三步法"的现象,但"三步法"的判断思路适用于绝大多数发明的创造性审查,是避免"事后诸葛亮",客观判断发明创造性所不可取代的有效方法。其中第二步"确定发明实际解决的技术问题"是判断发明相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。如果本领域技术人员没有意识到要解决的技术问题,通常不会有动机去寻求解决该问题的技术方案。技术效果是确定技术问题的依据,技术效果的来源有二,一是说明书的明确记载,根据专利法"公开换保护"的基本原理,未记载在说明书中的技术效果不能视为发明人的技术贡献,不能作为评价专利创造性的依据。这种情况下往往属于主观技术问题与客观技术问题一致的情形。二是说明书虽未明确记载,但本领域技术人员通过阅读说明书后得出的技术效果,也就是主观技术问题与客观技术问题不一致时,应以审查员或法官认定的客观技术问题为准。确定客观技术问题时,应避免将区别技术特征本身的基本属性直接认定为其在技术方案中的作用,应考查其与其他技术特征的关联,并根据其所在的技术单元给整个技术方案带来的技术效果来认定。尤其是当区别技术特征为所属技术领域的公知常识时,如果不考虑与技术方案其他特征的配合、协同作用,仅以其公知的属性认定技术效果,往往会割裂单个区别技术特征与整个技术方案的内在联系。
二审法院认为,原权利要求2与最接近对比文件区别技术特征为压力传感器包括设置在塑料薄膜层上的"通孔",而"通孔"与上下层塑料薄膜及印刷电路等其他技术特征共同组成了传感器。正因为"通孔"的设置,才使得双层塑料薄膜层在一定座椅载荷的作用下,使得内部空气通过"通孔"被排出,上、下层印刷电路相接触,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测,为整车提供乘员状态信息,以便在安全带没有系好的情况下提醒乘员确认安全带系好。作为本领域的公知常识或生活常识,"通孔"必然具有"排气通气"的功能,由于涉案专利中的"通孔"与压力传感器是一体设计的,所以客观技术问题的认定不能仅以"通孔"本身具有的功能来确认,应将"通孔"置于压力传感器中来认定。涉案专利在仅有两页的说明书中,反复表述"传感器的各个传感单元可以重复测量",因此,本领域技术人员基于涉案专利发明主题、发明目的,以及说明书对传感单元结构、具体实施方式的记载,可以明确地认识到,传感器单元的技术效果是"测量"汽车座椅上的载荷,故涉案专利实际解决的技术问题既非专利权人声称的"排气通气",亦非一审法院归纳总结的"保持平衡",而是"识别最低载荷"。一审法院实际是将最接近对比文件解决的技术问题认定为涉案专利解决的客观技术问题,其在此基础上对涉案专利原权利要求2创造性的认定有误,对此予以纠正。
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六条之规定,人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。本案中,一审法院在已确认专利复审委员会未认定技术问题的同时,对专利复审委员会违反《专利审查指南》的作法进行了弥补,将涉案专利解决的技术问题归纳为"保持平衡",既不符合涉案专利解决技术问题的实际,又给专利权人带来了审级损失,一审法院作法亦有不妥,对此亦予纠正。
二审法院据此判决:撤销一审判决以及被诉决定;由专利复审委员会重新作出审查决定。一、二审案件受理费各一百元,均由专利复审委员会负担。
本院再审查明,一、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院另查明,关于原权利要求2中的通孔,涉案专利说明书中记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件"。"在带有胶质材料的中间层7上相应于印刷电路4、5的区域设置有中间层的通孔3,在带有胶质材料的中间层7和塑料薄膜层6、8上还分别开有中间层通道1和塑料薄膜层通孔2。所述的传感器主要载体11,印刷电路4、5,设置在所述中间层上的通孔3和通道1,以及设置在塑料薄膜层6、8上的通孔2共同构成了压力传感器的传感单元。及使其得以工作的必要条件"。涉案专利说明书中并未记载通孔本身在传感器中的具体作用、功能或技术效果。
本院认为,本案的焦点问题在于涉案专利原权利要求2是否具备创造性。具体涉及以下三个方面的问题:(一)在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法";(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题;(三)原权利要求2是否具备创造性。
(一)关于在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法"
首先,专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时,通常可以按照以下三个步骤进行:第一,确定最接近的现有技术;第二,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第三,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。认定发明创造是否显而易见的上述三个步骤,在司法实践中通常被简称为"三步法"。"三步法"是认定发明创造是否显而易见的"一般性判断方法"。
"三步法"的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到"三步法"并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上,不排除对创造性的判断也可以通过"三步法"以外的其他方法来完成。而且,无论采用哪种方法,理应得到相同的结论。当然,本院也注意到在《专利审查指南》中,有关"突出的实质性特点(显而易见)"的认定方法也只是规定了"三步法",并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来,在专利审查实践以及司法实践中,"三步法"始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此,在认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性时,一般应当通过"三步法"来进行判断,但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。
由于"三步法"是判断权利要求是否显而易见的一种方法,故对于"三步法"的适用,包括"三步法"中每一个步骤的适用,都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性这个根本目标。因此,在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对"第二步"中的实际解决的技术问题未作认定,或者认定错误,亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中,当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定,而是以一审法院在"三步法"的"第二步"中认定的实际解决的技术问题存在错误,被诉决定未认定实际解决的技术问题,以及避免审级损失为由,即判决撤销被诉决定和一审判决,不利于行政争议的实质性解决,徒增当事人诉累,本院予以纠正。
(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题
关于"实际解决的技术问题"的确定,《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1"判断方法"规定:"首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题""应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可"。
本院认为,参照上述《专利审查指南》的规定,在正确认定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上,应当以涉案专利说明书为依据,根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果,来确定其实际解决的技术问题。如果在涉案专利的说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果,则可以结合本领域的公知常识,以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。需要指出的是,在对区别技术特征在权利要求技术方案中的作用、功能、技术效果作出认定的基础上,如果继续在此基础上对实际解决的技术问题做出不同程度的抽象或者概括,则难免仁者见仁智者见智,引发不必要的争议。尤其是像本案这样,在权利要求中具有多个区别技术特征,或者权利要求本身属于减少技术特征的省略发明时,更是难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题。在此种情况下,应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身,而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题。如此,与"三步法"的第三步的认定亦不矛盾。即如果现有技术给出了将区别技术特征应用于权利要求技术方案的启示或者教导,并且本领域技术人员能够认识到此种应用可实现相同或者实质相同的作用、功能、技术效果的,则可以据此认定现有技术整体上给出了技术启示。
本案中,虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3'中的"通孔"的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后,能够认识到"通孔"在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出,使得原本并无接触的印刷电路产生接触;在受压载荷移除后,使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔,隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上,对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3'的技术启示作出认定。二审法院将实际解决的技术问题认定为"确定最低载荷",缺乏事实依据,本院予以纠正。
(三)原权利要求2是否具备创造性
关于原权利要求2的区别技术特征,当事人并无争议。本案争议主要在于区别技术特征3、3'能否给原权利要求2带来实质性特点和进步。
关于区别技术特征3。在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部。证据2图2通过狭小和错综复杂的排气通道,能够在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员基于证据2公开的上述内容,很容易想到在薄膜上开设排气通道,以利于空腔内气体的排出和吸入,使得薄膜之间的电路接通或者断开。因此,证据2中给出了区别技术特征3的技术启示。
关于区别技术特征3'。在证据2图3所示结构中,薄膜层上通孔形成通道46,其与第一、第二基板之间形成的空腔44连通,并未直接与大气连通。由于第一、第二基板之间形成的空腔44为累积器,空腔44的尺寸允许整个连接通道结构中的少量空气移动到在开关操作期间薄膜的移动受到抑制的位置处。这种设置是在保证能够提供适应开关操作期间空气压力变化功能的基础上,为额外提供密闭防潮的功能而作出的。其实质上也能实现空腔44在受压后,其中的空气移动使得原本隔绝的薄膜开关产生接触的技术效果。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,使得通道46直接与大气连通以提供空气压力调节功能,通过空气的流通来实现薄膜之间电路连接通断的技术效果。
综上,本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下,能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化,以获得区别技术特征3、3',以及区别技术特征3、3'在权利要求2的技术方案中所实现的技术效果。因此,区别技术特征3和3'未给权利要求2带来实质性特点和进步。王贺、姚鹏有关原权利要求2具有创造性的主张不能成立。
由于王贺、姚鹏对于被诉决定中有关从属权利要求3-7的创造性的认定未提出具体的理由,故在其引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求3-7亦不具有创造性。
综上,二审判决事实认定错误,法律适用错误,应予纠正。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(二)项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定,判决如下:
一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3065号行政判决;
二、维持北京知识产权法院(2015)京知行初字第1298号行政判决;
三、维持国家知识产权局专利复审委员会第24570号无效宣告请求审查决定。
一、二审案件受理费各一百元,均由王贺、姚鹏负担。
本判决为终审判决。
行政诉讼,请求撤销被诉决定。
王贺、姚鹏在一审庭审过程中认为,根据原权利要求2的区别技术特征,其实际解决的技术问题为排气通气和识别最低载荷,由于电极不需要防潮防氧化,故涉案专利不需要解决防潮防氧化的技术问题。
一审法院认为,涉案专利涉及的压力传感装置与证据2中的薄膜开关均通过压力作用,使电极之间建立电接触,从而产生电信号。证据5明确记载,膜开关的箔型开关可作为传感器安装于汽车座位上。王贺、姚鹏在无效行政程序的意见陈述中,亦主张涉案专利为薄膜开关的一种。因此,证据2与涉案专利属于相同的技术领域,被诉决定将证据2作为最接近的现有技术来评价涉案专利的创造性,并无不妥。
在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。但是,排气通道确实能够提供压力平衡,并使得开关内的压力总是与周围空气的压力相同,从而允许开关以正常方式操作。证据2中的排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部,从而防止外部受污染的空气进入内部空间,二者之间并不存在矛盾。被诉决定认定证据2中图2的空间14中的空气能够被排至开关外部,以及当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,外部受污染的空气不会进入空间14,并无不当。
涉案专利原权利要求2明确限定中间层通孔为中间层上相应于印刷电路的区域设置的部分,此外,中间层上还开有中间层通道,塑料薄膜层上开有塑料薄膜层通孔。而证据2中的银导体22、26及导电点30、32区域的部分对应于涉案专利的印刷电路,柔性基板和柔性薄膜对应于涉案专利的薄膜层。因此,证据2空间14中相应于银导体22、26及导电点30、32区域的部分,即对应于涉案专利的中间层通孔,空间14的其余部分对应于中间层通道,基板上的通道46对应于涉案专利的塑料薄膜层通孔。一审法院认为,被诉决定对证据2公开的技术内容的认定并无不当,且王贺、姚鹏未对区别技术特征的认定提出明确异议,故对被诉决定认定的区别技术特征予以确认。
一审法院认为,关于发明实际解决的技术问题,应当基于区别技术特征所能达到的技术效果确定,且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。涉案专利说明书中仅记载了通过不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层的接触程度,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测。涉案专利说明书中并未记载通过塑料薄膜通孔识别最低载荷,并对传感器进行检测。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,亦无法获知该技术效果。因此,王贺、姚鹏主张的"识别最低载荷"不属于涉案专利实际解决的技术问题。
虽然区别技术特征3、3'的塑料薄膜通孔的技术效果并未在涉案专利说明书中予以记载,但是本领域技术人员可知,在压力传感装置上设置通孔能够实现通气、排气的技术效果,且该技术效果在证据2中亦可实现。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,可以认定相对于证据2,区别技术特征3、3'实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。
关于区别技术特征3。证据2的图2中设置了狭小和错综复杂的排气通道,在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在涉案专利不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员容易想到使用在薄膜上设置排气通道的方式,来实现压力平衡。
对于区别技术特征3'。在证据2图3公开的技术方案中,由于连接通道对外密封,故采用了在基板上开孔的方式以实现压力平衡。在第一基板和第二基板之间形成的空腔44为累积器,其作用是在适应开关操作期间空气压力变化的情况下,提供防潮的功能。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,直接实现传感器内外部的压力平衡。此外,区别技术特征3、3'未给涉案专利原权利要求2带来预料不到的技术效果。
对于区别技术特征1、2、4。在证据5已公开箔型开关可用于薄膜开关及压敏开关,并可用作安装在汽车座位上的传感器的基础上,本领域技术人员容易想到将证据2公开的薄膜开关用于汽车座椅座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器。至于薄膜层采用塑料薄膜材质,则是本领域的常规选择之一,而本领域技术人员根据实际应用场合,无需付出创造性劳动就能够想到在传感器外部设置纺织物保护材料,且上述限定均不会产生任何预料不到的技术效果。
因此,对于王贺、姚鹏关于涉案专利原权利要求2具有创造性的主张,一审法院不予支持。由于王贺、姚鹏对于原权利要求3-7的创造性未提出明确异议,故一审法院亦认定权利要求3-7亦不具有创造性。
一审法院据此判决:驳回王贺、姚鹏的诉讼请求。一审案件受理费100元,由王贺、姚鹏负担。
王贺、姚鹏不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定。
二审法院对一审法院查明的事实予以确认。
二审法院另查明,涉案专利说明书"发明内容"记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件。在传感单元区域,上下层塑料薄膜在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时所产生的接触电阻值将因而改变"。"传感器的各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷"。在"具体实施方式"部分记载:"在传感单元区域,双层塑料薄膜层6、8在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时产生的接触电阻值将因而改变""压力传感器具有多个传感单元,各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷。"
二审法院认为,本案争议焦点为原权利要求2是否具备创造性,核心问题在于专利复审委员会未确认涉案专利实际解决的技术问题,迳行进入认定创造性的"三步法"的第三步,是否导致创造性认定错误。
专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。《专利审查指南》第二部第四章3.2.1.1规定,判断要求保护的发明对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(一)确定最接近的现有技术。(二)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题(以下简称"第二步")。(三)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在上述"第二步"中,应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
本案中,专利复审委员会在确定涉案专利与最接近对比文件存在区别技术特征3和3'后,没有确定涉案专利实际解决的技术问题,迳行对是否"显而易见"进行判断。一审法院在审查被诉决定时,在认定存在区别技术特征3、3'的基础上,认为涉案专利实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。对此,二审法院不予认同。理由如下:
二审法院认为,判断创造性时采用的"三步法"基本源于欧洲专利局的"问题-解决"方法,其精髓在于:重塑发明过程,即以最接近现有技术为基础,立足本领域普通技术人员的认知,分析最接近现有技术中存在的缺陷,并据此提出发明要解决的技术问题,再进一步判断现有技术整体上是否给出了采用与发明一样的手段解决该技术问题的技术启示。虽然对个别案件而言,存在忽视"三步法"的现象,但"三步法"的判断思路适用于绝大多数发明的创造性审查,是避免"事后诸葛亮",客观判断发明创造性所不可取代的有效方法。其中第二步"确定发明实际解决的技术问题"是判断发明相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。如果本领域技术人员没有意识到要解决的技术问题,通常不会有动机去寻求解决该问题的技术方案。技术效果是确定技术问题的依据,技术效果的来源有二,一是说明书的明确记载,根据专利法"公开换保护"的基本原理,未记载在说明书中的技术效果不能视为发明人的技术贡献,不能作为评价专利创造性的依据。这种情况下往往属于主观技术问题与客观技术问题一致的情形。二是说明书虽未明确记载,但本领域技术人员通过阅读说明书后得出的技术效果,也就是主观技术问题与客观技术问题不一致时,应以审查员或法官认定的客观技术问题为准。确定客观技术问题时,应避免将区别技术特征本身的基本属性直接认定为其在技术方案中的作用,应考查其与其他技术特征的关联,并根据其所在的技术单元给整个技术方案带来的技术效果来认定。尤其是当区别技术特征为所属技术领域的公知常识时,如果不考虑与技术方案其他特征的配合、协同作用,仅以其公知的属性认定技术效果,往往会割裂单个区别技术特征与整个技术方案的内在联系。
二审法院认为,原权利要求2与最接近对比文件区别技术特征为压力传感器包括设置在塑料薄膜层上的"通孔",而"通孔"与上下层塑料薄膜及印刷电路等其他技术特征共同组成了传感器。正因为"通孔"的设置,才使得双层塑料薄膜层在一定座椅载荷的作用下,使得内部空气通过"通孔"被排出,上、下层印刷电路相接触,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测,为整车提供乘员状态信息,以便在安全带没有系好的情况下提醒乘员确认安全带系好。作为本领域的公知常识或生活常识,"通孔"必然具有"排气通气"的功能,由于涉案专利中的"通孔"与压力传感器是一体设计的,所以客观技术问题的认定不能仅以"通孔"本身具有的功能来确认,应将"通孔"置于压力传感器中来认定。涉案专利在仅有两页的说明书中,反复表述"传感器的各个传感单元可以重复测量",因此,本领域技术人员基于涉案专利发明主题、发明目的,以及说明书对传感单元结构、具体实施方式的记载,可以明确地认识到,传感器单元的技术效果是"测量"汽车座椅上的载荷,故涉案专利实际解决的技术问题既非专利权人声称的"排气通气",亦非一审法院归纳总结的"保持平衡",而是"识别最低载荷"。一审法院实际是将最接近对比文件解决的技术问题认定为涉案专利解决的客观技术问题,其在此基础上对涉案专利原权利要求2创造性的认定有误,对此予以纠正。
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六条之规定,人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。本案中,一审法院在已确认专利复审委员会未认定技术问题的同时,对专利复审委员会违反《专利审查指南》的作法进行了弥补,将涉案专利解决的技术问题归纳为"保持平衡",既不符合涉案专利解决技术问题的实际,又给专利权人带来了审级损失,一审法院作法亦有不妥,对此亦予纠正。
二审法院据此判决:撤销一审判决以及被诉决定;由专利复审委员会重新作出审查决定。一、二审案件受理费各一百元,均由专利复审委员会负担。
本院再审查明,一、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院另查明,关于原权利要求2中的通孔,涉案专利说明书中记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件"。"在带有胶质材料的中间层7上相应于印刷电路4、5的区域设置有中间层的通孔3,在带有胶质材料的中间层7和塑料薄膜层6、8上还分别开有中间层通道1和塑料薄膜层通孔2。所述的传感器主要载体11,印刷电路4、5,设置在所述中间层上的通孔3和通道1,以及设置在塑料薄膜层6、8上的通孔2共同构成了压力传感器的传感单元。及使其得以工作的必要条件"。涉案专利说明书中并未记载通孔本身在传感器中的具体作用、功能或技术效果。
本院认为,本案的焦点问题在于涉案专利原权利要求2是否具备创造性。具体涉及以下三个方面的问题:(一)在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法";(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题;(三)原权利要求2是否具备创造性。
(一)关于在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法"
首先,专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时,通常可以按照以下三个步骤进行:第一,确定最接近的现有技术;第二,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第三,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。认定发明创造是否显而易见的上述三个步骤,在司法实践中通常被简称为"三步法"。"三步法"是认定发明创造是否显而易见的"一般性判断方法"。
"三步法"的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到"三步法"并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上,不排除对创造性的判断也可以通过"三步法"以外的其他方法来完成。而且,无论采用哪种方法,理应得到相同的结论。当然,本院也注意到在《专利审查指南》中,有关"突出的实质性特点(显而易见)"的认定方法也只是规定了"三步法",并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来,在专利审查实践以及司法实践中,"三步法"始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此,在认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性时,一般应当通过"三步法"来进行判断,但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。
由于"三步法"是判断权利要求是否显而易见的一种方法,故对于"三步法"的适用,包括"三步法"中每一个步骤的适用,都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性这个根本目标。因此,在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对"第二步"中的实际解决的技术问题未作认定,或者认定错误,亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中,当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定,而是以一审法院在"三步法"的"第二步"中认定的实际解决的技术问题存在错误,被诉决定未认定实际解决的技术问题,以及避免审级损失为由,即判决撤销被诉决定和一审判决,不利于行政争议的实质性解决,徒增当事人诉累,本院予以纠正。
(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题
关于"实际解决的技术问题"的确定,《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1"判断方法"规定:"首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题""应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可"。
本院认为,参照上述《专利审查指南》的规定,在正确认定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上,应当以涉案专利说明书为依据,根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果,来确定其实际解决的技术问题。如果在涉案专利的说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果,则可以结合本领域的公知常识,以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。需要指出的是,在对区别技术特征在权利要求技术方案中的作用、功能、技术效果作出认定的基础上,如果继续在此基础上对实际解决的技术问题做出不同程度的抽象或者概括,则难免仁者见仁智者见智,引发不必要的争议。尤其是像本案这样,在权利要求中具有多个区别技术特征,或者权利要求本身属于减少技术特征的省略发明时,更是难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题。在此种情况下,应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身,而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题。如此,与"三步法"的第三步的认定亦不矛盾。即如果现有技术给出了将区别技术特征应用于权利要求技术方案的启示或者教导,并且本领域技术人员能够认识到此种应用可实现相同或者实质相同的作用、功能、技术效果的,则可以据此认定现有技术整体上给出了技术启示。
本案中,虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3'中的"通孔"的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后,能够认识到"通孔"在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出,使得原本并无接触的印刷电路产生接触;在受压载荷移除后,使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔,隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上,对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3'的技术启示作出认定。二审法院将实际解决的技术问题认定为"确定最低载荷",缺乏事实依据,本院予以纠正。
(三)原权利要求2是否具备创造性
关于原权利要求2的区别技术特征,当事人并无争议。本案争议主要在于区别技术特征3、3'能否给原权利要求2带来实质性特点和进步。
关于区别技术特征3。在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部。证据2图2通过狭小和错综复杂的排气通道,能够在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员基于证据2公开的上述内容,很容易想到在薄膜上开设排气通道,以利于空腔内气体的排出和吸入,使得薄膜之间的电路接通或者断开。因此,证据2中给出了区别技术特征3的技术启示。
关于区别技术特征3'。在证据2图3所示结构中,薄膜层上通孔形成通道46,其与第一、第二基板之间形成的空腔44连通,并未直接与大气连通。由于第一、第二基板之间形成的空腔44为累积器,空腔44的尺寸允许整个连接通道结构中的少量空气移动到在开关操作期间薄膜的移动受到抑制的位置处。这种设置是在保证能够提供适应开关操作期间空气压力变化功能的基础上,为额外提供密闭防潮的功能而作出的。其实质上也能实现空腔44在受压后,其中的空气移动使得原本隔绝的薄膜开关产生接触的技术效果。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,使得通道46直接与大气连通以提供空气压力调节功能,通过空气的流通来实现薄膜之间电路连接通断的技术效果。
综上,本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下,能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化,以获得区别技术特征3、3',以及区别技术特征3、3'在权利要求2的技术方案中所实现的技术效果。因此,区别技术特征3和3'未给权利要求2带来实质性特点和进步。王贺、姚鹏有关原权利要求2具有创造性的主张不能成立。
由于王贺、姚鹏对于被诉决定中有关从属权利要求3-7的创造性的认定未提出具体的理由,故在其引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求3-7亦不具有创造性。
综上,二审判决事实认定错误,法律适用错误,应予纠正。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(二)项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定,判决如下:
一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3065号行政判决;
二、维持北京知识产权法院(2015)京知行初字第1298号行政判决;
三、维持国家知识产权局专利复审委员会第24570号无效宣告请求审查决定。
一、二审案件受理费各一百元,均由王贺、姚鹏负担。
本判决为终审判决。
行政诉讼,请求撤销被诉决定。
王贺、姚鹏在一审庭审过程中认为,根据原权利要求2的区别技术特征,其实际解决的技术问题为排气通气和识别最低载荷,由于电极不需要防潮防氧化,故涉案专利不需要解决防潮防氧化的技术问题。
一审法院认为,涉案专利涉及的压力传感装置与证据2中的薄膜开关均通过压力作用,使电极之间建立电接触,从而产生电信号。证据5明确记载,膜开关的箔型开关可作为传感器安装于汽车座位上。王贺、姚鹏在无效行政程序的意见陈述中,亦主张涉案专利为薄膜开关的一种。因此,证据2与涉案专利属于相同的技术领域,被诉决定将证据2作为最接近的现有技术来评价涉案专利的创造性,并无不妥。
在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。但是,排气通道确实能够提供压力平衡,并使得开关内的压力总是与周围空气的压力相同,从而允许开关以正常方式操作。证据2中的排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部,从而防止外部受污染的空气进入内部空间,二者之间并不存在矛盾。被诉决定认定证据2中图2的空间14中的空气能够被排至开关外部,以及当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,外部受污染的空气不会进入空间14,并无不当。
涉案专利原权利要求2明确限定中间层通孔为中间层上相应于印刷电路的区域设置的部分,此外,中间层上还开有中间层通道,塑料薄膜层上开有塑料薄膜层通孔。而证据2中的银导体22、26及导电点30、32区域的部分对应于涉案专利的印刷电路,柔性基板和柔性薄膜对应于涉案专利的薄膜层。因此,证据2空间14中相应于银导体22、26及导电点30、32区域的部分,即对应于涉案专利的中间层通孔,空间14的其余部分对应于中间层通道,基板上的通道46对应于涉案专利的塑料薄膜层通孔。一审法院认为,被诉决定对证据2公开的技术内容的认定并无不当,且王贺、姚鹏未对区别技术特征的认定提出明确异议,故对被诉决定认定的区别技术特征予以确认。
一审法院认为,关于发明实际解决的技术问题,应当基于区别技术特征所能达到的技术效果确定,且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。涉案专利说明书中仅记载了通过不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层的接触程度,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测。涉案专利说明书中并未记载通过塑料薄膜通孔识别最低载荷,并对传感器进行检测。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,亦无法获知该技术效果。因此,王贺、姚鹏主张的"识别最低载荷"不属于涉案专利实际解决的技术问题。
虽然区别技术特征3、3'的塑料薄膜通孔的技术效果并未在涉案专利说明书中予以记载,但是本领域技术人员可知,在压力传感装置上设置通孔能够实现通气、排气的技术效果,且该技术效果在证据2中亦可实现。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,可以认定相对于证据2,区别技术特征3、3'实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。
关于区别技术特征3。证据2的图2中设置了狭小和错综复杂的排气通道,在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在涉案专利不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员容易想到使用在薄膜上设置排气通道的方式,来实现压力平衡。
对于区别技术特征3'。在证据2图3公开的技术方案中,由于连接通道对外密封,故采用了在基板上开孔的方式以实现压力平衡。在第一基板和第二基板之间形成的空腔44为累积器,其作用是在适应开关操作期间空气压力变化的情况下,提供防潮的功能。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,直接实现传感器内外部的压力平衡。此外,区别技术特征3、3'未给涉案专利原权利要求2带来预料不到的技术效果。
对于区别技术特征1、2、4。在证据5已公开箔型开关可用于薄膜开关及压敏开关,并可用作安装在汽车座位上的传感器的基础上,本领域技术人员容易想到将证据2公开的薄膜开关用于汽车座椅座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器。至于薄膜层采用塑料薄膜材质,则是本领域的常规选择之一,而本领域技术人员根据实际应用场合,无需付出创造性劳动就能够想到在传感器外部设置纺织物保护材料,且上述限定均不会产生任何预料不到的技术效果。
因此,对于王贺、姚鹏关于涉案专利原权利要求2具有创造性的主张,一审法院不予支持。由于王贺、姚鹏对于原权利要求3-7的创造性未提出明确异议,故一审法院亦认定权利要求3-7亦不具有创造性。
一审法院据此判决:驳回王贺、姚鹏的诉讼请求。一审案件受理费100元,由王贺、姚鹏负担。
王贺、姚鹏不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定。
二审法院对一审法院查明的事实予以确认。
二审法院另查明,涉案专利说明书"发明内容"记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件。在传感单元区域,上下层塑料薄膜在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时所产生的接触电阻值将因而改变"。"传感器的各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷"。在"具体实施方式"部分记载:"在传感单元区域,双层塑料薄膜层6、8在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时产生的接触电阻值将因而改变""压力传感器具有多个传感单元,各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷。"
二审法院认为,本案争议焦点为原权利要求2是否具备创造性,核心问题在于专利复审委员会未确认涉案专利实际解决的技术问题,迳行进入认定创造性的"三步法"的第三步,是否导致创造性认定错误。
专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。《专利审查指南》第二部第四章3.2.1.1规定,判断要求保护的发明对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(一)确定最接近的现有技术。(二)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题(以下简称"第二步")。(三)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在上述"第二步"中,应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
本案中,专利复审委员会在确定涉案专利与最接近对比文件存在区别技术特征3和3'后,没有确定涉案专利实际解决的技术问题,迳行对是否"显而易见"进行判断。一审法院在审查被诉决定时,在认定存在区别技术特征3、3'的基础上,认为涉案专利实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。对此,二审法院不予认同。理由如下:
二审法院认为,判断创造性时采用的"三步法"基本源于欧洲专利局的"问题-解决"方法,其精髓在于:重塑发明过程,即以最接近现有技术为基础,立足本领域普通技术人员的认知,分析最接近现有技术中存在的缺陷,并据此提出发明要解决的技术问题,再进一步判断现有技术整体上是否给出了采用与发明一样的手段解决该技术问题的技术启示。虽然对个别案件而言,存在忽视"三步法"的现象,但"三步法"的判断思路适用于绝大多数发明的创造性审查,是避免"事后诸葛亮",客观判断发明创造性所不可取代的有效方法。其中第二步"确定发明实际解决的技术问题"是判断发明相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。如果本领域技术人员没有意识到要解决的技术问题,通常不会有动机去寻求解决该问题的技术方案。技术效果是确定技术问题的依据,技术效果的来源有二,一是说明书的明确记载,根据专利法"公开换保护"的基本原理,未记载在说明书中的技术效果不能视为发明人的技术贡献,不能作为评价专利创造性的依据。这种情况下往往属于主观技术问题与客观技术问题一致的情形。二是说明书虽未明确记载,但本领域技术人员通过阅读说明书后得出的技术效果,也就是主观技术问题与客观技术问题不一致时,应以审查员或法官认定的客观技术问题为准。确定客观技术问题时,应避免将区别技术特征本身的基本属性直接认定为其在技术方案中的作用,应考查其与其他技术特征的关联,并根据其所在的技术单元给整个技术方案带来的技术效果来认定。尤其是当区别技术特征为所属技术领域的公知常识时,如果不考虑与技术方案其他特征的配合、协同作用,仅以其公知的属性认定技术效果,往往会割裂单个区别技术特征与整个技术方案的内在联系。
二审法院认为,原权利要求2与最接近对比文件区别技术特征为压力传感器包括设置在塑料薄膜层上的"通孔",而"通孔"与上下层塑料薄膜及印刷电路等其他技术特征共同组成了传感器。正因为"通孔"的设置,才使得双层塑料薄膜层在一定座椅载荷的作用下,使得内部空气通过"通孔"被排出,上、下层印刷电路相接触,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测,为整车提供乘员状态信息,以便在安全带没有系好的情况下提醒乘员确认安全带系好。作为本领域的公知常识或生活常识,"通孔"必然具有"排气通气"的功能,由于涉案专利中的"通孔"与压力传感器是一体设计的,所以客观技术问题的认定不能仅以"通孔"本身具有的功能来确认,应将"通孔"置于压力传感器中来认定。涉案专利在仅有两页的说明书中,反复表述"传感器的各个传感单元可以重复测量",因此,本领域技术人员基于涉案专利发明主题、发明目的,以及说明书对传感单元结构、具体实施方式的记载,可以明确地认识到,传感器单元的技术效果是"测量"汽车座椅上的载荷,故涉案专利实际解决的技术问题既非专利权人声称的"排气通气",亦非一审法院归纳总结的"保持平衡",而是"识别最低载荷"。一审法院实际是将最接近对比文件解决的技术问题认定为涉案专利解决的客观技术问题,其在此基础上对涉案专利原权利要求2创造性的认定有误,对此予以纠正。
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六条之规定,人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。本案中,一审法院在已确认专利复审委员会未认定技术问题的同时,对专利复审委员会违反《专利审查指南》的作法进行了弥补,将涉案专利解决的技术问题归纳为"保持平衡",既不符合涉案专利解决技术问题的实际,又给专利权人带来了审级损失,一审法院作法亦有不妥,对此亦予纠正。
二审法院据此判决:撤销一审判决以及被诉决定;由专利复审委员会重新作出审查决定。一、二审案件受理费各一百元,均由专利复审委员会负担。
本院再审查明,一、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院另查明,关于原权利要求2中的通孔,涉案专利说明书中记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件"。"在带有胶质材料的中间层7上相应于印刷电路4、5的区域设置有中间层的通孔3,在带有胶质材料的中间层7和塑料薄膜层6、8上还分别开有中间层通道1和塑料薄膜层通孔2。所述的传感器主要载体11,印刷电路4、5,设置在所述中间层上的通孔3和通道1,以及设置在塑料薄膜层6、8上的通孔2共同构成了压力传感器的传感单元。及使其得以工作的必要条件"。涉案专利说明书中并未记载通孔本身在传感器中的具体作用、功能或技术效果。
本院认为,本案的焦点问题在于涉案专利原权利要求2是否具备创造性。具体涉及以下三个方面的问题:(一)在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法";(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题;(三)原权利要求2是否具备创造性。
(一)关于在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法"
首先,专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时,通常可以按照以下三个步骤进行:第一,确定最接近的现有技术;第二,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第三,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。认定发明创造是否显而易见的上述三个步骤,在司法实践中通常被简称为"三步法"。"三步法"是认定发明创造是否显而易见的"一般性判断方法"。
"三步法"的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到"三步法"并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上,不排除对创造性的判断也可以通过"三步法"以外的其他方法来完成。而且,无论采用哪种方法,理应得到相同的结论。当然,本院也注意到在《专利审查指南》中,有关"突出的实质性特点(显而易见)"的认定方法也只是规定了"三步法",并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来,在专利审查实践以及司法实践中,"三步法"始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此,在认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性时,一般应当通过"三步法"来进行判断,但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。
由于"三步法"是判断权利要求是否显而易见的一种方法,故对于"三步法"的适用,包括"三步法"中每一个步骤的适用,都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性这个根本目标。因此,在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对"第二步"中的实际解决的技术问题未作认定,或者认定错误,亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中,当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定,而是以一审法院在"三步法"的"第二步"中认定的实际解决的技术问题存在错误,被诉决定未认定实际解决的技术问题,以及避免审级损失为由,即判决撤销被诉决定和一审判决,不利于行政争议的实质性解决,徒增当事人诉累,本院予以纠正。
(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题
关于"实际解决的技术问题"的确定,《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1"判断方法"规定:"首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题""应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可"。
本院认为,参照上述《专利审查指南》的规定,在正确认定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上,应当以涉案专利说明书为依据,根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果,来确定其实际解决的技术问题。如果在涉案专利的说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果,则可以结合本领域的公知常识,以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。需要指出的是,在对区别技术特征在权利要求技术方案中的作用、功能、技术效果作出认定的基础上,如果继续在此基础上对实际解决的技术问题做出不同程度的抽象或者概括,则难免仁者见仁智者见智,引发不必要的争议。尤其是像本案这样,在权利要求中具有多个区别技术特征,或者权利要求本身属于减少技术特征的省略发明时,更是难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题。在此种情况下,应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身,而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题。如此,与"三步法"的第三步的认定亦不矛盾。即如果现有技术给出了将区别技术特征应用于权利要求技术方案的启示或者教导,并且本领域技术人员能够认识到此种应用可实现相同或者实质相同的作用、功能、技术效果的,则可以据此认定现有技术整体上给出了技术启示。
本案中,虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3'中的"通孔"的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后,能够认识到"通孔"在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出,使得原本并无接触的印刷电路产生接触;在受压载荷移除后,使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔,隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上,对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3'的技术启示作出认定。二审法院将实际解决的技术问题认定为"确定最低载荷",缺乏事实依据,本院予以纠正。
(三)原权利要求2是否具备创造性
关于原权利要求2的区别技术特征,当事人并无争议。本案争议主要在于区别技术特征3、3'能否给原权利要求2带来实质性特点和进步。
关于区别技术特征3。在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部。证据2图2通过狭小和错综复杂的排气通道,能够在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员基于证据2公开的上述内容,很容易想到在薄膜上开设排气通道,以利于空腔内气体的排出和吸入,使得薄膜之间的电路接通或者断开。因此,证据2中给出了区别技术特征3的技术启示。
关于区别技术特征3'。在证据2图3所示结构中,薄膜层上通孔形成通道46,其与第一、第二基板之间形成的空腔44连通,并未直接与大气连通。由于第一、第二基板之间形成的空腔44为累积器,空腔44的尺寸允许整个连接通道结构中的少量空气移动到在开关操作期间薄膜的移动受到抑制的位置处。这种设置是在保证能够提供适应开关操作期间空气压力变化功能的基础上,为额外提供密闭防潮的功能而作出的。其实质上也能实现空腔44在受压后,其中的空气移动使得原本隔绝的薄膜开关产生接触的技术效果。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,使得通道46直接与大气连通以提供空气压力调节功能,通过空气的流通来实现薄膜之间电路连接通断的技术效果。
综上,本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下,能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化,以获得区别技术特征3、3',以及区别技术特征3、3'在权利要求2的技术方案中所实现的技术效果。因此,区别技术特征3和3'未给权利要求2带来实质性特点和进步。王贺、姚鹏有关原权利要求2具有创造性的主张不能成立。
由于王贺、姚鹏对于被诉决定中有关从属权利要求3-7的创造性的认定未提出具体的理由,故在其引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求3-7亦不具有创造性。
综上,二审判决事实认定错误,法律适用错误,应予纠正。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(二)项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定,判决如下:
一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3065号行政判决;
二、维持北京知识产权法院(2015)京知行初字第1298号行政判决;
三、维持国家知识产权局专利复审委员会第24570号无效宣告请求审查决定。
一、二审案件受理费各一百元,均由王贺、姚鹏负担。
本判决为终审判决。
行政诉讼,请求撤销被诉决定。
王贺、姚鹏在一审庭审过程中认为,根据原权利要求2的区别技术特征,其实际解决的技术问题为排气通气和识别最低载荷,由于电极不需要防潮防氧化,故涉案专利不需要解决防潮防氧化的技术问题。
一审法院认为,涉案专利涉及的压力传感装置与证据2中的薄膜开关均通过压力作用,使电极之间建立电接触,从而产生电信号。证据5明确记载,膜开关的箔型开关可作为传感器安装于汽车座位上。王贺、姚鹏在无效行政程序的意见陈述中,亦主张涉案专利为薄膜开关的一种。因此,证据2与涉案专利属于相同的技术领域,被诉决定将证据2作为最接近的现有技术来评价涉案专利的创造性,并无不妥。
在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。但是,排气通道确实能够提供压力平衡,并使得开关内的压力总是与周围空气的压力相同,从而允许开关以正常方式操作。证据2中的排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部,从而防止外部受污染的空气进入内部空间,二者之间并不存在矛盾。被诉决定认定证据2中图2的空间14中的空气能够被排至开关外部,以及当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,外部受污染的空气不会进入空间14,并无不当。
涉案专利原权利要求2明确限定中间层通孔为中间层上相应于印刷电路的区域设置的部分,此外,中间层上还开有中间层通道,塑料薄膜层上开有塑料薄膜层通孔。而证据2中的银导体22、26及导电点30、32区域的部分对应于涉案专利的印刷电路,柔性基板和柔性薄膜对应于涉案专利的薄膜层。因此,证据2空间14中相应于银导体22、26及导电点30、32区域的部分,即对应于涉案专利的中间层通孔,空间14的其余部分对应于中间层通道,基板上的通道46对应于涉案专利的塑料薄膜层通孔。一审法院认为,被诉决定对证据2公开的技术内容的认定并无不当,且王贺、姚鹏未对区别技术特征的认定提出明确异议,故对被诉决定认定的区别技术特征予以确认。
一审法院认为,关于发明实际解决的技术问题,应当基于区别技术特征所能达到的技术效果确定,且本领域技术人员应当能够从说明书记载的内容中得知该技术效果。涉案专利说明书中仅记载了通过不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层的接触程度,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测。涉案专利说明书中并未记载通过塑料薄膜通孔识别最低载荷,并对传感器进行检测。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,亦无法获知该技术效果。因此,王贺、姚鹏主张的"识别最低载荷"不属于涉案专利实际解决的技术问题。
虽然区别技术特征3、3'的塑料薄膜通孔的技术效果并未在涉案专利说明书中予以记载,但是本领域技术人员可知,在压力传感装置上设置通孔能够实现通气、排气的技术效果,且该技术效果在证据2中亦可实现。本领域技术人员阅读涉案专利说明书后,可以认定相对于证据2,区别技术特征3、3'实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。
关于区别技术特征3。证据2的图2中设置了狭小和错综复杂的排气通道,在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在涉案专利不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员容易想到使用在薄膜上设置排气通道的方式,来实现压力平衡。
对于区别技术特征3'。在证据2图3公开的技术方案中,由于连接通道对外密封,故采用了在基板上开孔的方式以实现压力平衡。在第一基板和第二基板之间形成的空腔44为累积器,其作用是在适应开关操作期间空气压力变化的情况下,提供防潮的功能。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,直接实现传感器内外部的压力平衡。此外,区别技术特征3、3'未给涉案专利原权利要求2带来预料不到的技术效果。
对于区别技术特征1、2、4。在证据5已公开箔型开关可用于薄膜开关及压敏开关,并可用作安装在汽车座位上的传感器的基础上,本领域技术人员容易想到将证据2公开的薄膜开关用于汽车座椅座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器。至于薄膜层采用塑料薄膜材质,则是本领域的常规选择之一,而本领域技术人员根据实际应用场合,无需付出创造性劳动就能够想到在传感器外部设置纺织物保护材料,且上述限定均不会产生任何预料不到的技术效果。
因此,对于王贺、姚鹏关于涉案专利原权利要求2具有创造性的主张,一审法院不予支持。由于王贺、姚鹏对于原权利要求3-7的创造性未提出明确异议,故一审法院亦认定权利要求3-7亦不具有创造性。
一审法院据此判决:驳回王贺、姚鹏的诉讼请求。一审案件受理费100元,由王贺、姚鹏负担。
王贺、姚鹏不服一审判决,向北京市高级人民法院(以下简称二审法院)提起上诉,请求撤销一审判决及被诉决定。
二审法院对一审法院查明的事实予以确认。
二审法院另查明,涉案专利说明书"发明内容"记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件。在传感单元区域,上下层塑料薄膜在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜层接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时所产生的接触电阻值将因而改变"。"传感器的各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷"。在"具体实施方式"部分记载:"在传感单元区域,双层塑料薄膜层6、8在一定座椅载荷作用下相接触,没有座椅载荷作用时相分开。不同重量的载荷改变双层塑料薄膜接触程度,相应的上下层印刷电路相接触过程中,当有电流通过时产生的接触电阻值将因而改变""压力传感器具有多个传感单元,各个传感单元可以重复测量汽车座椅上的载荷。"
二审法院认为,本案争议焦点为原权利要求2是否具备创造性,核心问题在于专利复审委员会未确认涉案专利实际解决的技术问题,迳行进入认定创造性的"三步法"的第三步,是否导致创造性认定错误。
专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。《专利审查指南》第二部第四章3.2.1.1规定,判断要求保护的发明对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行:(一)确定最接近的现有技术。(二)确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题(以下简称"第二步")。(三)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在上述"第二步"中,应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别技术特征,然后根据该区别技术特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。
本案中,专利复审委员会在确定涉案专利与最接近对比文件存在区别技术特征3和3'后,没有确定涉案专利实际解决的技术问题,迳行对是否"显而易见"进行判断。一审法院在审查被诉决定时,在认定存在区别技术特征3、3'的基础上,认为涉案专利实际解决的技术问题是提供一种新的能够解决传感器内外部压力平衡问题的技术方案。对此,二审法院不予认同。理由如下:
二审法院认为,判断创造性时采用的"三步法"基本源于欧洲专利局的"问题-解决"方法,其精髓在于:重塑发明过程,即以最接近现有技术为基础,立足本领域普通技术人员的认知,分析最接近现有技术中存在的缺陷,并据此提出发明要解决的技术问题,再进一步判断现有技术整体上是否给出了采用与发明一样的手段解决该技术问题的技术启示。虽然对个别案件而言,存在忽视"三步法"的现象,但"三步法"的判断思路适用于绝大多数发明的创造性审查,是避免"事后诸葛亮",客观判断发明创造性所不可取代的有效方法。其中第二步"确定发明实际解决的技术问题"是判断发明相对于现有技术是否显而易见的基础和前提。如果本领域技术人员没有意识到要解决的技术问题,通常不会有动机去寻求解决该问题的技术方案。技术效果是确定技术问题的依据,技术效果的来源有二,一是说明书的明确记载,根据专利法"公开换保护"的基本原理,未记载在说明书中的技术效果不能视为发明人的技术贡献,不能作为评价专利创造性的依据。这种情况下往往属于主观技术问题与客观技术问题一致的情形。二是说明书虽未明确记载,但本领域技术人员通过阅读说明书后得出的技术效果,也就是主观技术问题与客观技术问题不一致时,应以审查员或法官认定的客观技术问题为准。确定客观技术问题时,应避免将区别技术特征本身的基本属性直接认定为其在技术方案中的作用,应考查其与其他技术特征的关联,并根据其所在的技术单元给整个技术方案带来的技术效果来认定。尤其是当区别技术特征为所属技术领域的公知常识时,如果不考虑与技术方案其他特征的配合、协同作用,仅以其公知的属性认定技术效果,往往会割裂单个区别技术特征与整个技术方案的内在联系。
二审法院认为,原权利要求2与最接近对比文件区别技术特征为压力传感器包括设置在塑料薄膜层上的"通孔",而"通孔"与上下层塑料薄膜及印刷电路等其他技术特征共同组成了传感器。正因为"通孔"的设置,才使得双层塑料薄膜层在一定座椅载荷的作用下,使得内部空气通过"通孔"被排出,上、下层印刷电路相接触,相应地改变接触电阻值并传输到相关控制系统进行信号检测,为整车提供乘员状态信息,以便在安全带没有系好的情况下提醒乘员确认安全带系好。作为本领域的公知常识或生活常识,"通孔"必然具有"排气通气"的功能,由于涉案专利中的"通孔"与压力传感器是一体设计的,所以客观技术问题的认定不能仅以"通孔"本身具有的功能来确认,应将"通孔"置于压力传感器中来认定。涉案专利在仅有两页的说明书中,反复表述"传感器的各个传感单元可以重复测量",因此,本领域技术人员基于涉案专利发明主题、发明目的,以及说明书对传感单元结构、具体实施方式的记载,可以明确地认识到,传感器单元的技术效果是"测量"汽车座椅上的载荷,故涉案专利实际解决的技术问题既非专利权人声称的"排气通气",亦非一审法院归纳总结的"保持平衡",而是"识别最低载荷"。一审法院实际是将最接近对比文件解决的技术问题认定为涉案专利解决的客观技术问题,其在此基础上对涉案专利原权利要求2创造性的认定有误,对此予以纠正。
根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六条之规定,人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。本案中,一审法院在已确认专利复审委员会未认定技术问题的同时,对专利复审委员会违反《专利审查指南》的作法进行了弥补,将涉案专利解决的技术问题归纳为"保持平衡",既不符合涉案专利解决技术问题的实际,又给专利权人带来了审级损失,一审法院作法亦有不妥,对此亦予纠正。
二审法院据此判决:撤销一审判决以及被诉决定;由专利复审委员会重新作出审查决定。一、二审案件受理费各一百元,均由专利复审委员会负担。
本院再审查明,一、二审法院查明的事实属实,本院予以确认。
本院另查明,关于原权利要求2中的通孔,涉案专利说明书中记载:"在传感器的中间层和塑料薄膜层分别开有专用通道及(或通孔)。以上所述的结构与上下层塑料薄膜上在中间层专用通孔的区域上的印刷电路,共同构成传感器的传感单元及使其得以工作的必要条件"。"在带有胶质材料的中间层7上相应于印刷电路4、5的区域设置有中间层的通孔3,在带有胶质材料的中间层7和塑料薄膜层6、8上还分别开有中间层通道1和塑料薄膜层通孔2。所述的传感器主要载体11,印刷电路4、5,设置在所述中间层上的通孔3和通道1,以及设置在塑料薄膜层6、8上的通孔2共同构成了压力传感器的传感单元。及使其得以工作的必要条件"。涉案专利说明书中并未记载通孔本身在传感器中的具体作用、功能或技术效果。
本院认为,本案的焦点问题在于涉案专利原权利要求2是否具备创造性。具体涉及以下三个方面的问题:(一)在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法";(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题;(三)原权利要求2是否具备创造性。
(一)关于在认定原权利要求2是否具有创造性时应如何适用"三步法"
首先,专利法第二十二条第三款规定:"创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步"。在判断要求保护的发明创造相对于现有技术是否显而易见时,通常可以按照以下三个步骤进行:第一,确定最接近的现有技术;第二,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第三,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。认定发明创造是否显而易见的上述三个步骤,在司法实践中通常被简称为"三步法"。"三步法"是认定发明创造是否显而易见的"一般性判断方法"。
"三步法"的适用有利于对权利要求是否具有专利法第二十二条第三款规定的创造性作出客观、准确的认定。但也要注意到"三步法"并非判断创造性的唯一方法。在准确、客观、全面地理解权利要求限定的技术方案和现有技术的基础上,不排除对创造性的判断也可以通过"三步法"以外的其他方法来完成。而且,无论采用哪种方法,理应得到相同的结论。当然,本院也注意到在《专利审查指南》中,有关"突出的实质性特点(显而易见)"的认定方法也只是规定了"三步法",并没有明确记载其他的判断方法。且长期以来,在专利审查实践以及司法实践中,"三步法"始终是认定创造性最为重要、最为基本的方法。因此,在认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性时,一般应当通过"三步法"来进行判断,但也有必要给其他判断方法留出适用、发展的空间。
由于"三步法"是判断权利要求是否显而易见的一种方法,故对于"三步法"的适用,包括"三步法"中每一个步骤的适用,都应当立足于并服务于认定发明创造是否显而易见,是否具有创造性这个根本目标。因此,在正确认定区别技术特征的基础上,即使被诉决定或一审法院对"第二步"中的实际解决的技术问题未作认定,或者认定错误,亦不必然影响对权利要求是否具有创造性作出正确的认定。本案中,当事人争议的焦点在于原权利要求2是否具有创造性。二审法院并未对原权利要求2的创造性作出实体认定,而是以一审法院在"三步法"的"第二步"中认定的实际解决的技术问题存在错误,被诉决定未认定实际解决的技术问题,以及避免审级损失为由,即判决撤销被诉决定和一审判决,不利于行政争议的实质性解决,徒增当事人诉累,本院予以纠正。
(二)如何考虑原权利要求2实际解决的技术问题
关于"实际解决的技术问题"的确定,《专利审查指南》第二部分第四章3.2.1.1"判断方法"规定:"首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题""应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则,发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础,只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可"。
本院认为,参照上述《专利审查指南》的规定,在正确认定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征的基础上,应当以涉案专利说明书为依据,根据该区别技术特征在权利要求保护的技术方案中所实现的作用、功能、技术效果,来确定其实际解决的技术问题。如果在涉案专利的说明书中没有记载该区别技术特征的作用、功能、技术效果,则可以结合本领域的公知常识,以及区别技术特征与权利要求中的其他技术特征的关系等因素作出认定。需要指出的是,在对区别技术特征在权利要求技术方案中的作用、功能、技术效果作出认定的基础上,如果继续在此基础上对实际解决的技术问题做出不同程度的抽象或者概括,则难免仁者见仁智者见智,引发不必要的争议。尤其是像本案这样,在权利要求中具有多个区别技术特征,或者权利要求本身属于减少技术特征的省略发明时,更是难以抽象、概括出一个单一的实际解决的技术问题。在此种情况下,应当回到区别技术特征在权利要求限定的技术方案中的作用、功能和技术效果本身,而不必刻意、主观地去抽象、概括一个实际解决的技术问题。如此,与"三步法"的第三步的认定亦不矛盾。即如果现有技术给出了将区别技术特征应用于权利要求技术方案的启示或者教导,并且本领域技术人员能够认识到此种应用可实现相同或者实质相同的作用、功能、技术效果的,则可以据此认定现有技术整体上给出了技术启示。
本案中,虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3'中的"通孔"的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后,能够认识到"通孔"在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出,使得原本并无接触的印刷电路产生接触;在受压载荷移除后,使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔,隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上,对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3'的技术启示作出认定。二审法院将实际解决的技术问题认定为"确定最低载荷",缺乏事实依据,本院予以纠正。
(三)原权利要求2是否具备创造性
关于原权利要求2的区别技术特征,当事人并无争议。本案争议主要在于区别技术特征3、3'能否给原权利要求2带来实质性特点和进步。
关于区别技术特征3。在证据2图2公开的薄膜开关中,当薄膜朝向基板移动从而关闭接触时,在区域14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积不会允许外部受污染的空气进入空间14。排气通道既能使得开关内部与外部之间的空气流通,又能通过空间14和通道36、38的组合空间中实际移动的空气体积,来限制或防止外部灰尘、尘土和污染物被引入内部。证据2图2通过狭小和错综复杂的排气通道,能够在实现开关内外部压力平衡的情况下,防止受污染的空气进入开关内部,以达到防潮的效果。在不需要对开关内部进行防潮处理的情况下,本领域技术人员基于证据2公开的上述内容,很容易想到在薄膜上开设排气通道,以利于空腔内气体的排出和吸入,使得薄膜之间的电路接通或者断开。因此,证据2中给出了区别技术特征3的技术启示。
关于区别技术特征3'。在证据2图3所示结构中,薄膜层上通孔形成通道46,其与第一、第二基板之间形成的空腔44连通,并未直接与大气连通。由于第一、第二基板之间形成的空腔44为累积器,空腔44的尺寸允许整个连接通道结构中的少量空气移动到在开关操作期间薄膜的移动受到抑制的位置处。这种设置是在保证能够提供适应开关操作期间空气压力变化功能的基础上,为额外提供密闭防潮的功能而作出的。其实质上也能实现空腔44在受压后,其中的空气移动使得原本隔绝的薄膜开关产生接触的技术效果。在不需要防潮的情况下,本领域技术人员亦容易想到将第二基板和空腔44省略,使得通道46直接与大气连通以提供空气压力调节功能,通过空气的流通来实现薄膜之间电路连接通断的技术效果。
综上,本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下,能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化,以获得区别技术特征3、3',以及区别技术特征3、3'在权利要求2的技术方案中所实现的技术效果。因此,区别技术特征3和3'未给权利要求2带来实质性特点和进步。王贺、姚鹏有关原权利要求2具有创造性的主张不能成立。
由于王贺、姚鹏对于被诉决定中有关从属权利要求3-7的创造性的认定未提出具体的理由,故在其引用的权利要求不具备创造性的情况下,权利要求3-7亦不具有创造性。
综上,二审判决事实认定错误,法律适用错误,应予纠正。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条第三款,《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(二)项、《最高人民法院关于适用的解释》第一百一十九条第一款、第一百二十二条的规定,判决如下:
一、撤销北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第3065号行政判决;
二、维持北京知识产权法院(2015)京知行初字第1298号行政判决;
三、维持国家知识产权局专利复审委员会第24570号无效宣告请求审查决定。
一、二审案件受理费各一百元,均由王贺、姚鹏负担。
本判决为终审判决。